Nel settore Life Sciences, l’innovazione scientifica e tecnologica è fondamentale per il progresso. La protezione brevettuale è quindi cruciale per salvaguardare le invenzioni.
In questo contesto, l’introduzione del Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB o UPC – Unified Patent Court) ha avuto un ruolo significativo nel ridurre la frammentazione giuridica e nel migliorare l’efficienza della gestione delle controversie.
Tuttavia, il percorso che ha portato il settore delle Scienze della vita ad avvicinarsi a questo nuovo sistema giudiziario è stato tutt’altro che semplice. La transizione da un contenzioso nazionale, frammentato e potenzialmente costoso a una soluzione centralizzata e unificata, ha incontrato non poche resistenze iniziali, motivate dalla difficoltà di affidarsi a un nuovo modello con regole, procedure e risultati sconosciuti ai più.
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Tribunale Unificato dei Brevetti: istituzione, finalità e Paesi aderenti all’Accordo istitutivo
Il TUB, operativo dal 1° giugno 2023, è un tribunale sovranazionale con competenza esclusiva sulle controversie relative ai brevetti europei con effetto unitario, estesa – per il momento in via non esclusiva – ai brevetti europei convalidati negli Stati membri aderenti.
Questo sistema centralizzato ambisce a garantire una protezione uniforme e a ridurre i costi rispetto ai modelli nazionali tradizionali, che sono ora affiancati da una soluzione che offre procedimenti rapidi ed efficienti, con una decisione unica applicabile a gran parte dei Paesi membri dell’UE. Infatti, attualmente sono 18 i Paesi che hanno aderito all’Accordo istitutivo dell’UPC (UPCA – Agreement on a Unified Patent Court), con altri 6 Stati che, pur avendo firmato l’Accordo, non lo hanno ancora ratificato.

Esercizio dell’opt-out
Un limite alla competenza esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti rispetto ai brevetti europei tradizionali validi negli Stati membri aderenti all’UPCA è costituito dall’esercizio dell’opt–out. Si tratta di una procedura mediante la quale i titolari di un brevetto europeo possono sottrarre la giurisdizione al TUB a giudicare sulla propria privativa, rimettendo dunque la relativa decisione alle Corti nazionali.
Nel settore Life Sciences, nel quale i brevetti sono spesso convalidati in molte delle giurisdizioni europee, il ricorso all’opt–out non consente di beneficiare dei vantaggi del nuovo sistema ed è verosimile che il suo impiego diminuisca nel tempo.
Tribunale Unificato dei Brevetti: una delle divisioni centrali è a Milano
Oltre al Tribunale di prima istanza – suddiviso in divisioni centrali, locali e regionali – vi sono la Corte d’Appello e la Cancelleria (entrambe con sede a Lussemburgo), nonché un Centro di mediazione e arbitrato (Patent Mediation Arbitration Centre-PMAC) con sedi a Lisbona e Lubiana e il cui Presidente, che ha assunto l’incarico lo scorso settembre, è coadiuvato, nell’esercizio delle proprie funzioni, da un comitato di undici esperti.
Le divisioni centrali si trovano a Monaco di Baviera, Parigi e Milano, ciascuna con competenze specifiche. Ogni divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti vanta, infatti, di una forte specializzazione, essendo d’altronde presenti giudici con solide competenze giuridiche in materia, affiancati da togati esperti da un punto di vista tecnico, che collaborano tra loro in modo complementare.
In particolare, relativamente al settore delle Scienze della vita, la divisione centrale di Milano, ultima delle tre ad essere istituita in ordine di tempo, riveste un ruolo di primo piano, in quanto è competente per le controversie riguardanti i brevetti appartenenti alla categoria A della classificazione internazionale IPC (International Patent Classification). Questa classe comprende invenzioni relative ai settori agro-alimentare, fito-sanitario, della moda, dell’abbigliamento e delle calzature, nonché all’ambito farmaceutico, che include anche i brevetti nel campo delle Life Sciences, ad eccezione di quelli per i quali sia stato concesso un certificato di protezione complementare (CPC).
La divisione centrale meneghina è stata ufficialmente inaugurata nel giugno 2024. L’UPCA prevedeva inizialmente Londra come sede della terza divisione centrale, oltre a Parigi e Monaco. Tuttavia, a seguito della Brexit e a lunghi negoziati, la scelta è ricaduta sul capoluogo lombardo, anche alla luce del gran numero di brevetti registrati nel nostro Paese, che si colloca per questo motivo terzo in Europa dopo Francia e Germania.
I procedimenti avviati: il Life Sciences tra i settori più coinvolti
A circa un anno e mezzo dall’inizio delle operazioni del Tribunale Unificato dei Brevetti, è possibile fare un bilancio dei procedimenti avviati avanti al Tribunale di prima istanza. Di questi, quasi un centinaio hanno ad oggetto brevetti afferenti alla già citata categoria A dell’IPC, seconda solo alla classe H (Electricity). Quello delle Scienze della vita si conferma dunque essere un settore particolarmente rilevante e attivo, nel quale sono state fino ad ora proposte quasi cinquanta azioni per accertamento di contraffazione, di cui la metà con domande riconvenzionali di nullità, e 25 autonome azioni di revoca. Proprio in questo ambito, si sono infatti registrati vari contenziosi promossi da colossi farmaceutici e biotecnologici.
Tra questi, una delle cause che ha avuto ad oggi maggiore risonanza ha visto le parti, attive nel settore delle biotecnologie, discutere della contraffazione e della validità di una privativa relativa a composti chimici e metodi per la rilevazione di analiti. Si tratta di una battaglia legale che si è articolata su più fronti e in diversi procedimenti avanti all’UPC. Questa saga è giunta ad un primo importante – ma verosimilmente non definitivo – epilogo lo scorso ottobre, quando la divisione centrale di Monaco ha dichiarato la nullità del brevetto azionato, relativo a metodi per la rilevazione di analiti.
La decisione trae origine dall’azione di nullità fondata sull’asserita carenza di novità e altezza inventiva del trovato brevettato. Con riferimento ai requisiti di brevettabilità, la divisione centrale ha ritenuto l’invenzione già divulgata nella sua interezza prima del deposito della domanda. La pronuncia di merito è stata anzitutto occasione per la Corte per ribadire, sulla scorta di precedenti decisioni, l’importanza dell’interpretazione delle rivendicazioni al fine di determinare l’ambito di protezione della privativa. Come evidenziato dai giudici, quando ci si appresta a valutare l’estensione della tutela brevettuale, è opportuno considerare la rivendicazione nel suo complesso, anche ricorrendo, laddove utile, ad ausili esplicativi quali i disegni e la descrizione.
Un approccio di questo tipo è d’altronde funzionale al bilanciamento dell’interesse del titolare dei diritti con l’esigenza di certezza giuridica dei terzi. A seguito della presentazione della prima “auxiliary request“, la convenuta ha apportato alcune modifiche al brevetto, che sono state tuttavia reputate insufficienti per soddisfare i requisiti di altezza inventiva richiesti dalla legge. Ha poi fatto seguito una seconda richiesta di modifica avanzata dal titolare del diritto, la quale, però, in virtù del sistema “front loaded” che caratterizza lo svolgimento dei procedimenti avanti al Tribunale Unificato dei Brevetti, è stata considerata tardiva. Infatti, in conformità a un siffatto sistema, le parti sono tenute a presentare tutte le proprie difese il prima possibile e questo anche al fine di garantire il rispetto del contraddittorio. L’esito del procedimento ha dunque portato alla dichiarazione di nullità del brevetto.
Tribunale Unificato dei Brevetti: una svolta per le controversie brevettuali nel settore Life Sciences
L’introduzione del TUB ha dunque rappresentato una svolta fondamentale per la gestione delle controversie brevettuali in ambito Life Sciences. La centralizzazione delle cause innanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti e la sua competenza esclusiva risultano particolarmente vantaggiose in ambito farmaceutico e biotecnologico, caratterizzato da competitività e globalizzazione. Il gran numero di procedimenti avviati avanti all’UPC, anche in ambito Life Sciences, dimostra la crescente fiducia riposta in questo nuovo sistema, che sta a poco a poco divenendo protagonista nella protezione dell’innovazione in Europa. In questo contesto, l’operatività della divisione centrale di Milano riveste un ruolo di spicco per la crescita economica e industriale italiana.